PORTFOLIO

버즈빌의 IP 포트폴리오 구축 사례

버즈빌은 모바일 광고 플랫폼 업체다. 버즈빌은 2013년에 특허출원을 진행했고, 등록특허(KR10-1315468)를 확보했다. 이를 바탕으로 ‘허니스크린’, ‘버즈스크린’ 서비스를 시작했다. 잠금화면 애드네트워크 플랫폼이라 불리는 이 서비스는 여러 제휴사의 앱에 광고 모듈을 추가 삽입해 각 업체의 니즈에 부합하는 광고를 잠금화면에 노출시키는 앱 비즈니스다.
그런데 2015년 12월, 쿠차가 ‘쿠차슬라이드’ 서비스를 출시했다. 쿠차는 80여 개의 스타트업을 인수한 벤처연합체 ‘옐로모바일’ 산하의 쇼핑 플랫폼이다. 버즈빌은 쿠차슬라이드가 특허를 침해하는 것으로 보고, 이 특허의 권리범위 내에서 쿠차슬라이드가 실시되고 있음을 판단 받기 위한 ‘적극적 권리범위확인심판’을 특허심판원에 청구했다. 쿠차는 쿠차슬라이드 서비스가 버즈빌이 갖고 있는 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 것을 주장했고 동시에 버즈빌이 보유한 특허의 무효심판도 청구했다. 특허심판원은 2016년 적극적 권리범위확인심판과 무효심판 모두에 대해 버즈빌의 손을 들어줬다. ‘잠금화면 광고 제공 비즈니스’와 관련된 특허 분쟁은 지난 7월 버즈빌이 소송을 취하하고 쿠차와 전략적 제휴를 맺으면서 일단락됐지만 특허를 통해 자사 앱 비즈니스를 1차적으로 보호한 좋은 사례다. 버즈빌은 해당 등록특허를 기반으로 자사 비즈니스를 진행할 다수 국가에서 해외권리 확보도 진행 중이다. 파생특허도 추가적으로 확보하고 있다. ‘잠금화면 광고플랫폼 비즈니스’에 대한 특허 포트폴리오를 구축하고 있는 것이다.

PRE-INSPECTION

특허 전략 수립을 위한 사전점검 포인트

이처럼 스타트업 창업을 준비한다면 출원일부터 확보해야 한다. 지식재산권은 특허, 실용신안, 디자인 및 상표를 포함한다. 특허청에 관련 서류를 제출하고 특허청 심사관에게 등록 가능성을 심사받은 후 등록 여부가 결정되는 절차를 따르게 된다. 이를 출원이라 하고, 특허청에 서류를 제출한 것으로 공인된 날짜를 출원일이라 한다. 지식재산권의 등록 여부는 이 출원일을 기준으로 판단되는 경우가 많다. 일부 전략적 선택이 필요한 경우를 제외하면 출원일은 대체로 빠를수록 좋다. 특히 특허, 실용신안, 디자인의 경우 본인의 공개행위에 의해서도 그 등록이 거절될 수 있으므로 제품 출시, 서비스 론칭, 학회 발표 및 설명회 등 발명의 핵심적인 내용이 대중에 공개될 예정이 있는 경우 반드시 그 이전에 출원이 이루어져야 한다. 국내법에 따르면 출원 전 일정기간의 공개행위에 대해서는 예외로 처리해주는 규정이 존재하나, 이는 국가마다 적용기준과 기간이 상이해 해외출원 시 인정받기 어려울 수 있고 국내에서도 예측할 수 없는 다양한 리스크가 존재하므로 가능한 한 최후의 수단으로만 이용하는 것이 좋다. 기한 내 출원이 어려운 경우 이용할 수 있는 제도도 있다. 바로 우선권주장 제도다. 특허나 실용신안의 경우 발명이나 고안의 핵심적인 내용을 형식에 구애받지 않고 제출하여 출원일을 확보한 후, 1년 내로 다시 형식을 갖춰 출원하면 심사과정에서 최초 출원일을 인정받을 수 있다.
특허출원 후 등록까지 필요한 시간은 경우에 따라 다르지만 대체로 1년 이상의 시간이 소요된다. 이에 소정의 요건을 갖추고 추가비용을 지불한 출원인에 대해 심사기간을 크게 단축시켜주는 우선심사 제도가 있다. 나아가 최근에는 하나의 제품에 관련되거나 동일한 국가 R&D 사업에 관련된 복수의 특허, 실용신안, 디자인 및 상표출원에 대해 출원인이 원하는 시기에 맞추어 일괄적으로 심사하여 주는 일괄심사 제도가 시행되고 있다. 일괄심사는 일반적으로 예비심사와 함께 진행된다. 때문에 일반적인 우선심사보다 더 빠르게 여러 건의 지식재산권 등록을 시도하는 수단으로도 이용될 수 있다. 실제로 일괄심사 제도를 적극적으로 활용한 결과, 특허출원 후 한 달여 만에 등록결정을 받거나, 일곱 건의 특허를 출원 후 반년 안에 모두 등록받는 등의 사례를 얻을 수 있었다. 숙박공유서비스를 제공하는 ‘에어비앤비’의 사례를 보자. 이 회사는 2013년 ‘숙박공유서비스’ 자체에 관한 특허를 가장 먼저 출원했다. 여기에 숙박수요자와 숙박공급자를 연결해주는 것에 그치는 게 아니라 숙박수요자가 해당 숙박시설을 살펴보고 예약까지 마칠 확률을 기반으로 숙박시설의 랭킹을 제공하는 기술적 특징을 부가해서 특허를 출원했다. 또한 서비스 제공을 위해 필요한 기타 세부적인 기술들에 대해서도 특허 확보를 진행 중이다. 예를 들어 온라인 시스템상의 사용자 신원과 신뢰성을 검증하는 방법(등록특허 US 9288217), 숙박시설의 랭킹을 산출하는 구체적인 방법(US 2015-0206258; Location Based Ranking of Real World Locations) 등에 대한 권리 확보다.

이처럼 한정적인 예산범위 내에서 최적의 권리를 획득하기 위해서는 특허권, 실용신안권, 상표권 및 디자인권을 적절하게 이용하여 포트폴리오를 구축해야 한다. 예를 들어 특허 대신 실용신안을 활용하여 더 넓은 권리범위를 확보할 수도 있으며 특허나 실용신안으로는 원하는 권리범위를 확보하기 어려운 경우에 같은 비용으로 복수의 디자인권을 확보하는 방식으로 포트폴리오를 구축할 수도 있다. 유명 프랜차이즈 업체에서도 사용되는 테이크아웃 커피 컵 뚜껑인 ‘머그리드’를 제조 및 판매하는 주식회사 케이앤랩의 경우, 컵 뚜껑의 기술적 특징에 대한 특허권 1개와, 컵 뚜껑의 변형 가능한 다양한 형태에 대한 72개의 디자인권을 등록받아 제품을 보호하고 있다.
분할출원 제도를 이용하는 것도 한 방법이다. 분할출원이란 기존의 특허출원과 동일한 내용과 출원일을 갖고, 다른 권리범위(청구항)를 갖는 새로운 특허를 출원하는 것이다. 특허 포트폴리오를 구축함에 있어 하나의 발명이라 하더라도 다양한 관점에서 서로 다른 권리범위를 갖는 여러 개의 특허를 등록받는 것이 유리한 경우가 있다. 이 때 분할출원을 활용하면 상대적으로 저렴한 비용으로 여러 개의 등록특허를 포함하는 특허 포트폴리오를 구축할 수 있다. 분할출원 제도를 효율적으로 활용할 수 있는 구체적인 예 중 하나로, 특허출원에 대한 등록결정을 받은 후 등록료 납부 전에 분할출원을 진행하는 방법이 있다. 이 경우 등록청구항을 참조하여 더 나은 권리범위 또는 다른 관점의 새로운 권리범위를 갖는, 하나 이상의 추가적인 특허등록을 시도할 수 있다.

DEFINITE

군더더기 없이 기술요소를 설명하라

등록된 특허의 가치는 청구항에 의해 결정된다. 청구항 중에서도 가장 중요한 것은 독립항이다. 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항을 독립항이라고 한다. 특허의 침해 여부를 판단할 때, 독립항에 포함된 모든 구성요소를 실시하고 있는지 여부가 판단의 기준이 된다. 따라서 독립항에 필수적인 내용이 포함되어 있지 않다면 발명을 보호받지 못하는 것이고, 독립항에 불필요한 내용이 포함되어 있다면 회피설계의 빌미를 제공하는 것이다. 그러므로 독립항이 기업의 제품, 서비스 또는 이를 뒷받침하는 기술요소를 얼마나 군더더기 없이 잘 설명하고 있는지가 특허의 가치를 판단하는 가장 큰 기준이 된다고 할 수 있다.
청구항 설계가 제대로 이뤄지지 않으면 동일한 서비스를 경쟁사가 구현하더라도 권리주장을 하지 못하는 문제가 발생한다. 다음에 소개할 나우마케팅의 사례를 통해 청구항 설계의 중요성을 확인할 수 있다. 나우마케팅은 모바일 마케팅 전문회사다. 나우마케팅의 등록특허는 ‘무선 단말기용 애플리케이션 설치를 통한 광고 시스템’에 대한 것이다. 이용자가 스마트폰에 광고 앱을 설치하면 그 대가로 포인트, 현금 등을 지급해주는 방식이다. 나우마케팅은 2011년 출원해 2013년 등록된 이 특허를 기반으로 비슷한 사업을 하는 회사들을 상대로 특허침해 주장을 했다. 이에 대해 당시 업계 1위로 알려져 있던 ‘캐시슬라이드’ 서비스를 운영하던 NBT파트너스가 적극 대응했다. NBT파트너스는 자사 서비스인 캐시슬라이드가 나우마케팅의 등록특허 권리범위에 속하지 않는다는 것을 확인받기 위해 ‘소극적 권리범위확인심판’을 청구했다. 2016년 특허법원은 나우마케팅의 특허 청구항 중에 ‘캐시슬라이드’ 서비스가 직접 수행하지 않는 구성요소가 포함돼 있다고 보고 권리침해가 아님을 확정했다. 이른바 ‘구성요소 완비의 원칙(All element rules)’이 적용됐기 때문이다. 어떤 특허의 침해가 성립하려면 청구항에 포함된 모든 구성요소가 관련돼 있어야 한다. 나우마케팅은 2013년 등록 받은 특허 청구항 안에 앱과 광고대행사 서버뿐 아니라 앱스토어 서버와 앱 제작자의 유무선 단말기(PC 등)까지 포함시켜 놓았다. 그런데 캐시슬라이드 서비스의 경우는 이 두 가지와는 관계가 없었기 때문에 특허법원이 나우마케팅의 권리가 침해당했다는 주장을 인정해주지 않은 것이다. 이 사례의 교훈은 간단하다. 특허를 설계할 때는 경쟁사에서 사용하지 않을 불필요한 구성요소가 포함되지 않도록 하는 것도 중요하다. 그래야만 자사 서비스와 동일하거나 유사한 서비스의 등장을 특허의 힘으로 방어할 수 있다.